Le commerce des actifs de propriété intellectuelle se développe rapidement et accompagne les processus d'open innovation. Quels bénéfices peut-on attendre de ce type de transaction ? Quels sont les écueils à éviter ?
Une des stratégies de l'entreprise innovante est de valoriser et de promouvoir sa propriété intellectuelle. Dans ce but, les actifs de propriété intellectuelle - marques, brevets, savoirs-faire, modèles - peuvent être concédés sous licence (c'est-à-dire loués) à d'autres sociétés.
La licence, c’est-à-dire le droit d’exploitation que concède le propriétaire d’un actif objet de propriété intellectuelle sans perdre ses droits de propriété́, est un puissant moyen de création de valeur et un outil stratégique. Les droits de propriété intellectuelle concédés peuvent être de différentes natures et coexister. Leur définition, délicate, peut s’avérer cruciale pour organiser et délimiter les obligations des parties, notamment les garanties du concédant et l’assiette des redevances, ainsi que la fin ou la poursuite révisée du contrat après survenance d’un événement non prévu.
Les licences de propriétés intellectuelles s'inscrivent fréquemment dans le cadre d'accords de collaboration plus larges, par exemple des accords de joint-venture, des accords de franchise.
Les bénéfices et risques qui peuvent être attendus ne sont naturellement pas les mêmes pour le propriétaire d'actifs de propriété intellectuelle qui concède une licence d'utilisation de ses actifs que pour le preneur de licence qui cherche à en bénéficier. Les parties à l'accord pourront faire usage de leur liberté contractuelle pour aboutir à des solutions servant au mieux leurs intérêts et leur stratégie.
Les négociateurs et les rédacteurs du contrat doivent rechercher un équilibre grâce auquel chacun fait à sa manière une bonne affaire. Les rédacteurs s’efforceront de traduire les stratégies d’affaire des parties en termes contractuels clairs, sur les plans à la fois technique et juridique. A défaut, les cocontractants s’exposent à sortir de l’ambiguïté à leur détriment et feraient peut-être mieux de renoncer à s'engager contractuellement.
Bénéfices et risques pour le concédant.
Le concédant est la personne propriétaire des actifs de propriété intellectuelle qui désire les concéder en licence. Même s'il est généralement avantageux pour le concédant d'octroyer une licence, ce dernier doit cependant être à l'affût des risques qui y sont liés. Quels sont les bénéfices généralement recherchés par un concéndant ? Quels risques devra-t-il accepter ou veiller à limiter ?
Bénéfices
Générer de nouveaux revenus et financer l'innovation. La principale raison est évidemment de réaliser des profits. Les profits se réalisent habituellement en percevant des redevances sur les ventes réalisées par le licencié.
Lorsqu'une entreprise investit massivement dans un programme de recherche et développement, il est parfois nécessaire qu'elle concède des licences afin d'obtenir des redevances pour être en mesure de supporter adéquatement son investissement. La concession de licence lui permet renforcer sa capacité de financement de l’innovation.
Diffuser une technologie. En plus d’être génératrice de revenus, la licence permet de mettre une technologie à la portée d’un plus grand nombre d’utilisateurs et de développeurs de technologies, et joue un rôle de catalyseur du développement et du commerce en favorisant notamment la standardisation.
…et contrôler cette diffusion. Que transfert-on et à qui ?
Conserver le leadership. Une politique de licence au moment opportun peut, pour une entreprise innovante, être un bon moyen pour conserver son rang sur un marché. Le principe du « first mover advantage » (ou « head start advantage ») veut que le premier qui conquiert le marché dispose d’un avantage compétitif déterminant. Louer son innovation peut, en réalité, être une façon astucieuse de distraire ses concurrents de chercher à innover.
Rester sur son cœur d’affaire tout en gardant un œil sur un nouveau domaine. La concession de licence est un moyen d'exploiter un actif de propriété intellectuelle sans avoir à investir dans les infrastructures nécessaires pour y arriver et sans avoir à gérer les réglementations environnementales et sociales ou encore les relations employeurs/employés liées à une exploitation commerciale.
Dans le cas où le licencié s'engage à communiquer au concédant les améliorations faites à l'objet de la licence, cela permet au concédant d'avoir accès à des technologies nouvelles sans avoir à investir dans la recherche et le développement.
Prospecter et diversifier, exploiter les ressources de l’ « open innovation ». Une licence peut aussi être utilisée pour explorer ou exploiter un marché qui autrement ne serait pas atteignable, typiquement à cause d'un manque de ressources ou en raison de difficultés géopolitiques. C'est aussi un bon moyen de tester une nouvelle technologie ou un nouveau marché qui pourrait éventuellement être exploité après maturation extérieure de la technologie.
Coopérer. Il peut également être intéressant de mettre à l'épreuve un licencié qui pourrait devenir un partenaire d'affaires, par exemple un nouveau fournisseur ou un partenaire de recherche commune.
Gérer les échanges ou transferts intragroupes. Dans le cas des multinationales, une licence peut être utilisée afin d’organiser les spécialisations et les transferts au sein du groupe, par exemple pour apporter une assistance technique à une filiale établie à l'étranger.
Solder un contentieux. Concéder une licence est parfois un moyen de régler un litige lorsqu'un licencié potentiel utilise une technologie illégalement sans le consentement du titulaire de la technologie.
Risques
Veiller au contrôle de la diffusion des actifs concédés. Le concédant doit faire attention en choisissant son licencié, car le transfert de savoir-faire ou la concession d’une marque peut établir un futur compétiteur. Le licencié doit donc être prudent lors de la négociation et la rédaction de la licence pour par exemple y inclure une clause de non-concurrence pendant ou à l’issue du contrat.
Bien chiffrer les revenus et les charges passées et futures. Les revenus engendrés par une licence sont généralement moindres que les profits provenant de la fabrication et la vente de produits incorporant les actifs de propriété intellectuelle concédés.
Contrôler la qualité et en chiffrer le coût. Le choix du licencié est primordial car un des plus grands risques est souvent le manque de contrôle sur les activités du licencié. En effet, le concédant peut difficilement contrôler la gérance des activités du licencié et est à sa merci quant au contrôle de la qualité des produits fabriqués par celui-ci. Le risque lié à la responsabilité du fait des produits ("product liability") peut parfois être plus important que les bénéfices provenant sous la forme de redevances.
Lorsque le concédant transfère du savoir-faire, il aura souvent à offrir de l'assistance technique au licencié. Il devra donc bien évaluer toutes les circonstances afin que la licence lui soit rentable. Les coûts et le temps liés au personnel donnant l'assistance technique peuvent rendre une licence peu rentable pour le concédant.
Le concédant bien avisé cherchera donc à soigneusement limiter ses risques à un niveau qui ne dépasse pas les revenus qu'il tire de la licence.
Bénéfices et risques pour le licencié.
Il existe plusieurs situations où il est dans l'intérêt d'une personne d'obtenir une licence. Cependant, une telle personne doit bien évaluer les risques à encourir par un licencié.
Bénéfices
Exploiter un outil de production ou de distribution. Une société qui fabrique un produit désuet et qui a un système de distribution bien en place peut avoir intérêt à acquérir par voie de licence le savoir-faire pour la fabrication d'un nouveau produit plus profitable. La société évite ainsi les coûts liés à la recherche et développement, le temps requis pour développer un produit, et le risque commercial y afférent.
Bénéficier d’une innovation éprouvée. Le licencié connaît ou devrait connaître la nature du produit faisant l'objet de la licence, ce qui n'est pas le cas du résultat en devenir de la recherche et développement. Rester dans le vent. De plus, une licence peut apporter une assistance technique et des améliorations développées par le concédant. Le licencié aura donc toujours un produit d'avant-garde.
Accéder à des standards essentiels. Dans d'autres cas, un licencié aura besoin d'une licence de brevet afin d'utiliser une technologie protégée pour l'incorporer dans un produit qu'il fabrique. Par exemple, un fabriquant d'avions aura besoin d'une multitude de licences afin de pouvoir utiliser tous les sous-ensembles et pièces nécessaires à la construction de l'appareil.
Risques
Prendre garde au choix du concédant. Le choix du concédant est important pour plusieurs raisons. En acceptant une licence avec un concédant particulier, le licencié exclut un partenariat possible avec d'autres concédants. Le licencié doit donc s'assurer que la technologie transférée est adéquate et que le concédant sera en mesure de lui apporter toute l'assistance nécessaire.
Rechercher l’exclusivité. Il est dans l'intérêt du licencié d'obtenir une licence exclusive afin qu'il ne soit pas sujet à une forte compétition.
Calculer le juste prix. Une licence peut parfois être trop chère, donc inadéquate.
Vérifier les droits du concédant. Le licencié doit s'assurer que la technologie transférée est protégée par la loi ou par un accord de confidentialité afin qu'il ne perde pas l'exclusivité d'utiliser la technologie transférée ou d'accorder des sous-licences. Il devra sur ce point réfléchir à la part d’aléa qu’il est prêt à accepter, avec ses contreparties, typiquement en cas d’événement imprévu tel que l’invalidation d’un brevet ou la divulgation du savoir-faire. Et le contrat devra traduire sans ambiguïté la solution qu’il aura retenue.