La validité de la marque tridimensionnelle Vespa
En 2013, Piaggio, avec l'assistance juridique de Jacobacci & Partners, a obtenu la protection de la forme de la Vespa en tant que marque tridimensionnelle dans toute l'Union européenne. Ce signe représentait une icône de l’industrie et de l’ingéniosité italiennes, démontrant un caractère distinctif remarquable.
Cependant, en 2014, la société chinoise Zhejiang Zhongneng Industry Co. Ltd. (Znen) a déposé une action en nullité contre cette marque tridimensionnelle. Elle faisait valoir cinq arguments : la marque était précédée du dessin Revival de Znen, elle manquait de caractère distinctif, elle consistait en une forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique, elle donnait une valeur substantielle au produit et la requérante avait agi de mauvaise foi au moment de dépôt en question.
Pour contrer le motif de nullité fondé sur la base du dessin communautaire Revival antérieur de Znen, Piaggio a engagé une action en nullité à l’encontre de son enregistrement, arguant qu'il n'avait pas de caractère individuel par rapport à la Vespa protégée par la marque, qui était sur le marché depuis 2005. La suspension de la procédure de marque a eu lieu dans l'attente de la décision du Tribunal de l'Union européenne, qui a finalement confirmé la validité du dessin Revival.
Dans la décision relative à la marque, l'EUIPO a rappelé l'arrêt du Tribunal, selon lequel la marque Piaggio produisait une impression globale différente de celle du dessin ou modèle communautaire antérieur. Quant aux autres motifs de nullité, la division d'annulation a soutenu qu'il appartenait à Znen d'en démontrer l'existence, rejetant la nullité pour défaut de caractère distinctif et pour des raisons techniques ou de valeur substantielle, ainsi que pour mauvaise foi.
La décision d'annulation de la chambre de recours
Suite au recours déposé par Znen, la Cinquième Chambre de Recours a annulé l'enregistrement de la marque Piaggio en 2021, au motif qu'elle manquait de caractère distinctif. La chambre de recours a considéré que les preuves du caractère distinctif fournies par Piaggio étaient insuffisantes pour démontrer l'acquisition du caractère distinctif sur l'ensemble du territoire de l'Union.
En particulier, la Chambre a souligné qu'une grande partie des éléments de preuve ne faisaient pas référence à la marque enregistrée mais à divers modèles de Vespa vendus au fil des années, dont certains différaient sensiblement de la forme couverte par la marque contestée. En outre, elle doutait de la fiabilité de nombreux éléments de preuve produits par Piaggio, tels que les fichiers Excel contenant les données de ventes et d'investissements publicitaires, affirmant qu'ils devaient être corroborés par des documents officiels ou par des tiers indépendants.
Quant aux études de marché, la Chambre les a jugées insuffisantes puisqu'elles ne couvraient que douze États membres de l'Union, alors qu'ils représentaient un pourcentage important de la population européenne.
L'arrêt du Tribunal de l'Union européenne
Piaggio a fait appel de la décision de la chambre de recours devant le Tribunal de l'Union européenne. En novembre 2023, le Tribunal a rendu un arrêt en faveur de Piaggio, annulant la décision de la chambre de recours.
Le Tribunal reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la valeur globale des éléments de preuve fournis par Piaggio. Il a souligné que beaucoup de ces éléments, bien que faisant référence à différents modèles de Vespa, contribuent néanmoins à démontrer le caractère distinctif acquis par la marque. En outre, le Tribunal a rejeté l’argument selon lequel les preuves ne couvraient pas l’ensemble du territoire de l’Union, estimant qu’il n’était pas nécessaire de démontrer le caractère distinctif de chaque État membre séparément.
Cet arrêt de la Cour représente une étape importante dans la difficile bataille pour l'enregistrement des marques de forme qui ont acquis un caractère distinctif par l'usage. Il apparaît désormais plus clairement qu'il n'est pas nécessaire de démontrer séparément le caractère distinctif acquis dans chaque État membre et que les éléments de preuve peuvent être appréciés dans leur ensemble. L'arrêt récompense les efforts d'un propriétaire pour promouvoir et consolider une forme dans l'esprit des consommateurs.
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