Giuliana Miglierini interroge Valeria Croce.
Une affaire pendante devant la Grande Chambre de recours de l'Office européen des brevets (OEB) pourrait apporter de nouvelles informations sur la manière dont l'état de la technique est évalué lors de l'examen d'une demande de brevet, avec une attention particulière sur ce que l'on appelle "l'utilisation antérieure" portant sur des produits déjà commercialisés, mais non protégés par un brevet.
La Chambre de recours technique de l'OEB a soumis la décision sur une opposition à la Grande Chambre en mars 2023, en soumettant trois questions différentes destinées à clarifier précisément les méthodes à utiliser pour évaluer la nouveauté et l'inventivité des demandes de brevet.
L'affaire concerne un matériau pour l'encapsulation de cellules solaires ; la décision de la Grande Chambre, attendue dans quelques années , pourrait également avoir un impact significatif sur les brevets dans d'autres secteurs industriels, notamment les secteurs chimique, pharmaceutique et cosmétique. Nous en parlons avec Valeria Croce, consultante et mandataire en brevets européens chez Jacobacci & Partners.
Qu'est-ce qui constitue une utilisation antérieure ?
L'un des points centraux du litige, dans l'affaire pendante, concerne les critères d'évaluation correcte de l'état de la technique sur lesquels fonder le jugement de brevetabilité d'un nouveau brevet. A cet égard, la décision intermédiaire de la Chambre de recours technique fait référence à l'avis désormais daté G 1/92 (datant d'une trentaine d'années), qui abordait la question de savoir comment considérer, du point de vue de l'état de la technique, un produit « mis à la disposition du public » tel qu'il a été mis sur le marché. Cela doit également être accompagné de considérations sur l’art. 54(2) de la Convention sur le brevet européen (CBE), selon lequel l'état de la technique comprend tout ce qui est mis à la disposition du public par description écrite ou orale, par utilisation ou de toute autre manière, avant la date de dépôt du brevet européen.
« La brevetabilité suppose comme condition principale la nouveauté, c'est-à-dire que le produit ou le procédé en question n'a jamais été divulgué. Beaucoup sont enclins à considérer la divulgation uniquement comme un acte qui se produit par écrit, par le biais d'une publication scientifique ou d'une demande de brevet. En réalité, la divulgation peut également être orale, par exposition, vente ou mise à disposition de tiers, là où des clauses de confidentialité n'ont pas été prévues - souligne à ce propos Valeria Croce -. Ce qu'on appelle « l'utilisation antérieure », par exemple l'existence d'un produit sur le marché, est une forme de divulgation. La question à se poser est de savoir, lorsqu’on est certain de vouloir rendre disponible un produit, c'est aussi révéler complètement sa structure, plus concrètement, par exemple, ce qu'on trouve dans un flacon ou le procédé par lequel un matériau a été obtenu »
L’importance de la saisine de la Grande Chambre
Au cœur de la saisine G 1/23 sur laquelle la Grande Chambre de recours de l'OEB a été appelée à se prononcer se trouvent précisément les doutes sur ce qui peut être interprété comme un usage antérieur. La procédure normale d'évaluation d'une demande de brevet européen par les examinateurs suit les règles dictées par la Convention et les lignes directrices qui s'y réfèrent, afin d'assurer l'application homogène des critères d'évaluation, avec pour objectif final de garantir la certitude et la prévisibilité du jugement. « De cette façon - explique Croce - les demandeurs peuvent évaluer à l'avance, avant de déposer une demande de brevet, si l'idée a une certitude raisonnable d'être considérée comme brevetable ou non et, par conséquent, commencer le processus de brevetabilité. Par ailleurs, depuis la naissance de l'Office européen des brevets, une riche jurisprudence s'est également créée, constituée de l'ensemble des décisions rendues par les chambres de recours de l'OEB .
Des chambres de recours sont notamment le lieu dédié à une discussion approfondie des critères de brevetabilité et, principalement : la nouveauté, l'inventivité et la suffisance de la description. « Les chambres de recours ont eu et ont encore un rôle important à jouer pour uniformiser les critères de brevetabilité, ainsi que pour maintenir la jurisprudence en matière de brevets au regard de l'évolution technologique. Pensons par exemple aux technologies "actuelles" comme l'intelligence artificielle : il n'est pas nécessaire d'élaborer une nouvelle législation qui leur est destinée, mais il est possible d'actualiser l'interprétation de la législation existante ", indique le représentant de Jacobacci & Partners.
Cependant, le nombre relativement élevé (28) de chambres de recours, combiné à leur indépendance (qui protège les demandeurs de brevet), signifie que, dans certains cas, des opinions divergentes peuvent surgir sur l'interprétation de certains aspects du brevet. Pour résoudre à la question, en la ramenant à une interprétation univoque du problème, les Chambres de recours peuvent donc demander l'intervention de la Grande Chambre de Recours. « La Grande Chambre de Recours analyse de manière approfondie l'affaire en question, le point interprétatif et la jurisprudence existante ; la possibilité est également offerte aux parties prenantes (associations professionnelles du secteur ou entreprises individuelles, associations de conseils en brevets, groupes d'avocats) de donner leur point de vue à travers les mémoires dits Amicus curiae" , explique Valeria Croce.
L'importance pour les secteurs chimico-pharmaceutique et cosmétique
Les brevets représentent un atout fondamental pour les entreprises du secteur chimico-pharmaceutique et couvrent généralement à la fois le produit (en termes de synthèse, de structure et de caractéristiques et propriétés physico-chimiques, formulation, dosage, mode d'utilisation, etc.) et le procédé visant à obtenir certaines caractéristiques qui garantissent les performances souhaitées.
Compte tenu de l'exigence de nouveauté nécessaire à la brevetabilité, il convient de souligner que dans tous les secteurs industriels - y compris ceux de la chimie, de la pharmacie et de la cosmétique - le flux continu d'innovations qui sort quotidiennement des laboratoires ne peut pas toujours être brevetable. « Contrairement au domaine mécanique, par exemple, l'innovation dans les domaines chimico-pharmaceutique et cosmétique est très souvent imperceptible à l'œil nu, elle n'est pas concrètement tangible, mais doit être recherchée dans des aspects technologiques très avancés - souligne Valeria Croce -. Il suffit de rappeler, par exemple, la structure chimique d'un médicament, le degré de polymérisation d'un polymère, un mélange particulier de polymères, la formation de formes cristallines, les extraits biologiques, les formulations de couleurs, les textures et les parfums des cosmétiques .
En outre, il n'est pas rare que le nom ou, plus souvent, le sigle d'identification d'un nouveau produit pharmaceutique soit divulgué avant la demande de brevet correspondante, par exemple dans la documentation qui doit être déposée pour soutenir la planification des essais cliniques.
Imaginons une entreprise qui développe une formulation qui inclut un composant innovant qu'elle entend breveter, car celui-ci contribue de manière substantielle à l'invention grâce à sa propriété physico-chimique particulière. Des propriétés que l'entreprise a pris soin de rechercher et d'investiguer avec des études et analyses techniques ciblées. « Supposons qu'après le dépôt du brevet, un litige surgisse avec un concurrent, qui prétend que ce même composant innovant était déjà connu et vendu sur le marché, même s'il n'était pas breveté - explique Croce -. La question qui se pose est : Les propriétés chimiques et physiques que j’ai exploitées dans mon invention étaient-elles déjà connues ? Une réponse affirmative peut signifier que mon brevet n'est pas valide. Rappelons que pour le droit des brevets, trouver une certaine propriété d'un matériau sans lui attribuer une quelconque utilité ou application reste cantonné à la « découverte », qui en elle-même n'est pas brevetable. La procédure en instance nous aidera à comprendre la meilleure façon de procéder dans des circonstances similaires. Un mélange est connu parce qu'il existe sur le marché par exemple, mais si sa composition n'était pas encore connue en détail, il pourrait en théorie être brevetable ."
Les opportunités et les risques liés au choix de ne pas breveter
Il n'est pas rare que des entreprises, surtout les plus petites, choisissent comme stratégie de protection de leur patrimoine intellectuel de ne pas procéder au dépôt de brevets, mais de se concentrer sur le secret industriel pour protéger leur savoir-faire.
La législation sur les brevets a une approche opposée quant au maintien de ce secret, puisque la procédure exige que la demande de brevet sur l'invention soit rendue publique dix-huit mois après son dépôt, que son examen se termine par la délivrance ou par le rejet. « Une invention sera donc « révélée » indépendamment du fait que le brevet ait été obtenu ou non - souligne Valeria Croce -. Cet aspect doit être pris en considération. Cependant, les dix-huit mois tombent bien après que les examinateurs ont reçu le rapport de recherche, de sorte qu'une demande de brevet peut être retirée à temps afin d'empêcher sa publication et de ne pas révéler l'invention à des tiers. Le choix de ne pas breveter doit toujours s'accompagner d'une gestion rigoureuse du secret et de l'information sur le produit .
L'exemple donné par la mandataire européen de Jacobacci & Partners est celui d'un produit A caractérisé par une formulation simple et secrète, qui pour diverses raisons n'a pas été brevetée par l'entreprise qui l'a développé. Le produit A n’a jamais été présenté dans aucune publication, mais il est sur le marché et vendu avec succès depuis des années. Une dizaine d'années s'écoulent et la surveillance des brevets, mise en place par l'entreprise qui produit A, révèle un nouveau document brevet qui protège un nouveau produit B similaire à celui vendu depuis des années.
« On peut se demander pourquoi les offices de brevets, tant européens qu'américains, qui ont examiné la demande de brevet relative au produit B, ne connaissent pas le produit A - demande Croce -. La réponse réside dans le fait que, puisque le produit A n'a jamais été officiellement examiné (pas même dans une demande de brevet public), il n'est pas toujours possible de trouver sa composition exacte dans des documents écrits formels .
Disons qu'il s'agit d'un produit pharmaceutique ou cosmétique : l'entreprise produisant A doit identifier rapidement une stratégie adéquate pour empêcher l'octroi du brevet relatif à B, un produit qui, s'il était mis sur le marché, pourrait lui enlever des parts importantes et causer des dommages. . « Si A est un produit pharmaceutique, son fabricant pourrait par exemple se référer à la documentation réglementaire et reconstituer pièce par pièce la formulation et les éventuelles caractéristiques connues (la composition qualitative et quantitative, la granulométrie de la suspension), en plus aux dates de divulgation, qui pourraient coïncider avec la vente - indique Valeria Croce -. En supposant que toute la documentation réglementaire et non nécessaire à cet effet (comme, par exemple, également les cahiers de laboratoire dans lesquels sont décrites les expériences réalisées et les résultats obtenus) soit facilement disponible dans l'entreprise, des efforts supplémentaires peuvent être nécessaires pour relier les différents documents entre eux, y compris les analyses externes des lots de production et les factures de ventes. Rien d'impossible, mais la charge pour prouver que le produit A était déjà connu incombe à l'entreprise qui le produit. S'il est bien géré, ce qui a fonctionné comme secret industriel pendant des années, peut encore être utilisé pour s'opposer à la brevetabilité par les tiers .
Le cas est différent dans lequel le produit A ne nécessite pas d’autorisations réglementaires pour être commercialisé, mais plutôt une gestion du secret beaucoup plus prudente et consciente. Dans ce cas, son fabricant ne peut se référer aux documents officiels certifiant sa composition et ses dates de vente sur le marché. « Même si, par exemple, des bases de données révisant les produits cosmétiques peuvent permettre de reconstituer la composition qualitative et/ou quantitative d'un shampoing, un concurrent pourrait contester la période réelle de vente ou la « version » du produit. Très souvent en effet, certains produits évoluent et changent de formulation au fil des années tout en conservant la même marque et le même packaging ", indique Croce.
Conseils et suggestions utiles
Comme le montrent clairement ce qui a été discuté jusqu’à présent, il n’est pas toujours et nécessairement nécessaire de breveter une nouvelle invention ; son opportunité doit être appréciée au cas par cas, sur la base d'un examen attentif des caractéristiques du produit, du marché de référence et de la concurrence. « Parfois, la protection par brevet n'est même pas la forme de protection la plus appropriée - souligne Valeria Croce -. En effet, les conditions pour devoir ou vouloir garder secret un aspect inventif peuvent s'appliquer. Mais ce qui est absolument nécessaire, c'est qu'une décision consciente soit prise de gérer un certain aspect inventif en tant que tel ."
Un objectif très exigeant, qui exige que l'entreprise qui choisit de poursuivre sur la voie du secret industriel coordonne soigneusement toutes les fonctions impliquées, de la recherche (interne ou confiée à des organismes externes), à la réglementation, à la production et au contrôle qualité, à la commercialisation, sans en oubliant les collaborations avec des partenaires industriels. « S'en remettre au hasard, aux événements ou reporter le moment où seront abordées les questions critiques liées à la gestion de la protection de la propriété industrielle et intellectuelle est toujours négatif et souvent contre-productif - ajoute la mandataire européen - . Si vous optez pour le secret industriel, toutes les mesures doivent être mises en œuvre immédiatement pour garantir la confidentialité des informations, qui doivent être identifiées, codifiées et rendues accessibles à un groupe limité de personnes. Par ailleurs, en prévoyant les circonstances de « perte » ou de fuite d'informations et les risques qui peuvent en découler, certains comportements vertueux peuvent être anticipés, comme l'inclusion de clauses de confidentialité spécifiques dans les contrats de travail qui protègent en cas de démission d’un employé (surtout s'il occupe un poste de haut niveau). Enfin, nous devons construire une stratégie de protection du produit ou du projet qui part du principe que ce que nous décidons de garder secret peut être divulgué, protégé et même annoncé par l'un de nos concurrents .
La bonne approche de la gestion du secret industriel consiste également à éviter de se retrouver dans une situation où un concurrent décide de breveter une technologie qu'il souhaite garder secrète. « Il peut en effet être très complexe de démontrer qu'une même technologie était déjà exploitée et « en circulation ». Les produits des concurrents doivent être soigneusement surveillés, tout comme les publications scientifiques auxquelles ils participent et, surtout, les publications de brevets - ajoute Croce -. En particulier, l'analyse minutieuse des collaborations que le concurrent a mises en place avec les différents groupes de recherche peut révéler une nouvelle tendance ou une nouvelle tendance de développement, avant même que les brevets associés puissent émerger. Il en va de même pour la définition des aspects volontairement gardés secrets : il est toujours nécessaire de collecter méthodiquement et ponctuellement toutes les informations qui les codifient, car ce type d'activité peut être important et parfois indispensable pour démontrer que l'on est parvenu en premier à un certain niveau technologique. réalisation. Enfin, il ne faut pas sous-estimer la difficulté de démontrer dans des litiges juridiques qu'un aspect technologique était déjà connu et appliqué par nous : la conservation de la documentation, des rapports d'analyse, des communications officielles, y compris avec les autorités de régulation, est très importante » .
L'affaire pendante à l'OEB
La saisine pendante devant la Grande Chambre de Recours de l'Office européen des brevets (n° G 1/23 « Cellules solaires ») fait suite à la décision intermédiaire T438/19 du 3 mars 2023 par laquelle la Chambre de recours technique a demandé le passage au niveau supérieur du jugement. - conformément à l'article 112, paragraphe 1, point a) du CBE - pour résoudre trois questions différentes sur l'état de la technique relatives aux produits commerciaux et garantir ainsi l'application uniforme du droit.
L'affaire en question oppose Borealis AG à Mitsui Chemicals et Mitsui Chemicals Tohcello et concerne la décision de la division d'opposition de l’OEB de rejeter l'opposition relative à la délivrance du brevet EP 2626911. La revendication principale de ce brevet décrit un matériau apte à être utilisé pour encapsuler des cellules solaires, y compris des détails concernant sa composition chimique et certaines propriétés physicochimiques.
L'opposition portait à la fois sur des points relatifs au caractère suffisant de la description et sur des éléments relatifs à sa nouveauté et à son inventivité. La Chambre de Recours Technique a jugé nécessaire, en particulier, d'approfondir les aspects liés à la nouveauté et au caractère innovant, en particulier si tel ou tel polymère synthétique utilisé dans la formulation était ou non déjà disponible sur le marché avant le dépôt de la demande de brevet.
À cette fin, il a ensuite soumis trois questions différentes à la Grande Chambre de recours:
- Un produit mis sur le marché avant la date de dépôt d'une demande de brevet européen doit-il être exclu de l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE au seul motif que sa composition ou sa structure interne ne pouvait pas être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
- S'il est répondu par la négative à la première question, les informations d'ordre technique concernant ledit produit qui ont été rendues accessibles au public avant la date de dépôt (p. ex. au moyen de la publication d'une brochure technique ou d’un document de la littérature brevet ou non-brevet), sont-elles comprises dans l'état de la technique au sens de l'article 54(2) CBE, indépendamment de la question de savoir si la composition ou la structure interne du produit pouvait être analysée et reproduite sans difficulté excessive par l'homme du métier avant cette date ?
- S'il est répondu par l'affirmative à la première question, ou s'il est répondu par la négative à la deuxième question, quels sont les critères applicables pour déterminer si la composition ou la structure interne du produit pouvait ou non être analysée et reproduite sans difficulté excessive au sens de l'avis G 1/92 ? En particulier, est-il exigé que la composition et la structure interne du produit puissent être analysées dans leur intégralité et être reproduites à l'identique ?
(Source : OEB, Fiche technique de la décision intermédiaire du 27 juin 2023 , numéro d'affaire T 0438/19 - 3.3.03)
Les chambres de recours
Les chambres de recours ont pour mission de vérifier les décisions contestées en première instance devant l'Office européen des brevets, dans le cadre de l'application de la Convention sur le brevet européen (CBE).
Les chambres de recours sont dirigées par un président et exercent un contrôle indépendant sur les décisions prises par d'autres parties de l'OEB, telles que la section de dépôt, les divisions d'examen, les divisions d'opposition et la division juridique de l'Office européen des brevets.
Les vingt-huit chambres de recours techniques sont normalement composées de deux membres techniques et d'un membre juriste. A cela s'ajoutent également une Chambre de recours juridique, dédiée aux aspects plus purement procéduraux, et une Chambre de recours disciplinaire, chargée d'examiner les qualifications des mandataires en brevets européens et les questions liées à leur déontologie professionnelle.
La Grande Chambre de recours a pour mission d'assurer l'application uniforme de la Convention sur le brevet européen : ses décisions portent sur des questions de droit d'importance fondamentale, qui lui sont soumises par une Chambre de recours ou par le Président de l'Office européen des brevets dans les conditions fixées par l'article 112(1) de la CBE.
(source : Office européen des brevets/Valeria Croce)
Basé sur un article de @Valeria Croce
Traduit ed adapté par @David Devic
