En France, la loi PACTE, promulguée le 22 mai 2019, a permis la création d’une procédure en nullité ou en déchéance des marques français directement auprès de l’INPI. Cette procédure administrative est plus simple, plus rapide et moins coûteuse que celle traditionnelle devant les tribunaux de droit commun.
Depuis le 29 décembre 2022, il est également possible d’engager des procédures en déchéance et en nullité des marques italiennes enregistrées, et des désignations italiennes de marques internationales, auprès de l'Office italien (ci-après «UIBM »).
Un décret n°180 du 19 juillet 2022, publié au Journal officiel le 29 novembre 2022, modifie le règlement d'application du Code italien de la propriété industrielle pour introduire et réglementer ces procédures administratives.
Cette procédure administrative, dont l'introduction dans les législations nationales des pays membres de l'Union européenne était prévue par la directive UE 2015/2436 rapprochant les législations des États membres sur les marques, était très attendue en Italie. L'Italie était en effet jusqu'à présent l'un des rares pays de l'Union européenne où les actions en déchéance et en nullité des marques enregistrées n'étaient possibles que devant les tribunaux de droit commun.
Les procédures administratives en déchéance et en nullité constituent un nouvel outil qui simplifiera et accélérera la résolution des litiges relatifs aux marques enregistrées en Italie.
Nous allons ci-après présenter dans les grandes lignes certaines caractéristiques de ces nouvelles procédures administratives.
Les taxes officielles pour déposer une demande en déchéance ou en nullité auprès de l'UIBM ont été fixées à 500 €.
Une procédure en déchéance peut être fondée sur les motifs suivants : :
- le défaut d’exploitation depuis plus de cinq ans;
- la marque est devenue la désignation usuelle dans le commerce d’un produit ou d’un service (dégénérescence) ;
- la marque est devenue trompeuse.
Une procédure en nullité peut être fondée sur la base de motifs absolus ou relatifs.
Les motifs absolus sont notamment :
- le défaut de caractère distinctif ;
- le caractère trompeur de la marque ;
- le caractère contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;
- la violation des réglementations sur les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles du vin, les spécialités traditionnelles garanties ou les dénominations des variétés végétales.
Les motifs relatifs incluent notamment :
- un risque de confusion avec une marque antérieure protégée pour des produits/services identiques ou similaires, et en raison de l'identité/similitude des signes et de l'identité/similitude des produits/services, il existe un risque de confusion (qui peut également inclure le risque d’association) avec la marque antérieure
- une identité/similitude avec une marque antérieure protégée en Italie et jouissant d'une renommée, lorsque l'usage sans juste motif de la demande de marque postérieure tirerait indûment profit ou porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de celle-ci ;
- le dépôt de la marque par un agent ou un représentant, sans le consentement du titulaire.
Il convient de noter que les demandes en nullité ne peuvent pas être fondées sur des marques antérieures non enregistrées, d'autres signes utilisés dans la pratique commerciale normale, des droits d'auteur et des dessins et modèles antérieurs. Elles ne peuvent pas non plus être fondées sur la mauvaise foi du déposant. Dans de tels cas, il est encore nécessaire d'agir devant les tribunaux de droit commun.
Quant à la procédure, les demandes en déchéance et en nullité peuvent être déposées par voie électronique ou sur papier.
Une demande en déchéance ou en nullité devant l'UIBM, contrairement aux actions judiciaires, ne peut être dirigée contre des enregistrements multiples. En outre, la déchéance et en la nullité ne peuvent être déposées dans le cadre d'une seule procédure devant l'UIBM.
Contrairement à la procédure d'opposition, tous les arguments et preuves doivent être produits dès le dépôt de la demande : il n'est pas permis de déposer d'autres documents ultérieurement.
Les nouveaux articles du règlement d'application prévoient une période initiale au cours de laquelle les parties peuvent trouver un accord transactionnel.
A défaut d'accord entre les parties, le titulaire de la marque contestée dépose les observations en défense et les preuves y afférentes dans les soixante jours qui suivent. En cas d'action en nullité, il peut également demander la preuve de l'usage de la marque antérieure sur laquelle se fonde cette action, si cette marque est enregistrée depuis plus de cinq ans. Si une telle déclaration est déposée, l'autre partie se verra accorder un délai pour apporter une réponse.
Le règlement d'application prévoit également que, contrairement à la procédure d'opposition, les parties peuvent demander conjointement la suspension de la procédure jusqu'à 24 mois.
Quant à la durée de ces nouvelles procédures, le nouvel article 63 du Règlement d'application prévoit que l'UIBM statue sur les demandes en déchéance et en nullité dans un délai de 24 mois à compter de la date de la requête, si aucune suspension n'est requise.
Enfin, le décret fixe le montant du remboursement des frais de justice en faveur de la partie gagnante à un maximum de 600 euros.
Fort de ses 15 implantations, notamment en Italie et en France, les conseils de notre équipe Marques sont à votre disposition pour toute demande d'assistance ou d’information sur ces nouvelles procédures.
Sources "Jacobacci & Partners"
