Votre marque doit être disponible. La protection de votre marque ne sera valablement accordée qu'à la condition que la marque soit disponible, c'est-à-dire ne porte pas atteinte à des droits antérieurs.

Les droits antérieurs que votre marque doit respecter. Ces droits antérieurs (ou antériorités) peuvent typiquement consister en :

  • des droits sur un signe distinctif (marque, nom commercial, enseigne, dénomination sociale, appellation d'origine, nom de domaine) qui désigne ou est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires et qui ressemble suffisamment à votre marque pour créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle commune quant à la véritable origine des produits ou services associés aux deux signes,
  • des droits d'auteur (par exemple le titre de livre « Chéribibi » n'a pu être approprié comme marque de pain d'épices),
  • des droits résultant d’un enregistrement de dessin ou modèle, dans le cas d'une marque figurative ou semi-figurative,
  • des droits de la personnalité (droit au nom, droit à l'image, ...), l'usurpation d'un nom préexistant connu risquant de porter atteinte à l'image d'une personne.

Il y a atteinte à un droit antérieur lorsque l'examinateur de l’office des marques ou le juge estime que  :

  • la marque en cause est identique ou similaire en apparence (visuelle ou auditive) ou sur le plan conceptuel,
  • les produits et services désignés par les marques en cause sont identiques ou très liés,
  • au point que la clientèle risque de se méprendre sur l’origine des produits ou services ou d’établir un lien de parenté illégitime entre la marque en cause et le droit antérieur.

Pour un approfondissement de la question des conflits entre deux signes distinctifs, voir les droits conférés.

La recherche d’antériorité : un investissement utile pour éviter les écueils futurs. Avant de déposer une demande d’enregistrement  de marque, nous recommandons vivement que soit effectuée une recherche rigoureuse en matière de marque, dénominations sociales, noms de domaine. Rien n’est en effet plus préjudiciable que de s’apercevoir, après le lancement et le succès d’un produit, d’un service ou d’une entreprise, que le nom qui a été retenu était en réalité sous la dépendance de droits antérieurs d’un tiers et qu’il faut donc changer de nom et/ou indemniser ce tiers.

Que pouvons-nous vous apporter ? Nous sommes à votre disposition pour effectuer ces recherches et, surtout, en analyser juridiquement les résultats. Il peut en effet être difficile de vérifier que la marque que vous avez choisie n’est pas semblable au point de prêter à confusion à des marques valablement enregistrées et en vigueur. C’est pourquoi l’assistance d’un mandataire en marques expérimenté, connaissant bien les activités des offices des marques et la jurisprudence, peut vous faire gagner un temps précieux et vous éviter des déconvenues.

Limiter l’étendue des recherches pour réduire les coûts. Les principes de territorialité et de spécialité de la marque gouvernent ces recherches. Les recherches d’antériorités seront donc limités :

  • aux signes protégés dans les seuls pays dans lesquels sont envisagés l'enregistrement et l'exploitation du signe choisi,
  • aux secteurs d'activités pour lesquels l'exploitation du signe est envisagé et les secteurs qui peuvent être jugés connexes (la Classification internationale des produits et services permet de stocker les données relatives aux marques enregistrées de façon méthodique et en fonction des types de produits ou de services).

Des vérifications parmi les antériorités constituées par des droits d'auteur ou des droits sur des dessins ou modèles s'avèrent délicates à mener, compte tenu de l'absence de fichier les répertoriant. Le risque de conflit de bonne foi est, au demeurant, moindre. Aussi les recherches d'antériorités ne portent-elles généralement pas sur ces droits, avec la part de risque qui en résulte.

Pour une marque exploitée à l'échelon national, les recherches d'antériorités devront porter idéalement sur les marques protégées sur le territoire national, à savoir sur les marques nationales, les marques internationales et les marques européennes (si le pays où sera exploitée la marque est un pays de l'union Européenne), parmi les dénominations sociales enregistrées localement ou connues sur le territoire et parmi les noms de domaine.

Pour une marque destinée à être exploitée dans plusieurs pays, les recherches d'antériorités devront porter idéalement sur les marques nationales des pays envisagés, les marques  internationales et les marques européennes (si les pays où doit être exploitée la marque sont des pays de l'Union Européenne) et, suivant les pays, parmi les dénominations sociales enregistrées localement dans les pays envisagés ou connues sur ces territoires et parmi les noms de domaine. Dans certains pays, les recherches devraient aussi porter sur les marques d'usage. Pour réduire les coûts, certains déposants décident (avec les risques qui en découlent) de se limiter à une recherche rapide dite de "balayage" parmi les marques identiques ou quasi-ientiques au signe choisi dans le ou les pays, la ou les régions dans lesquels est envisagée l'exploitation du signe. Si aucun obstacle majeur n'est détecté, le déposant peut miser sur la procédure d'opposition, qui est mise en place dans une majeure partie des pays ou l'examen des antériorités effectué par nombre d'offices de marques nationaux, pour être au fait des antériorités et y faire face dans la mesure du possible avant que toute exploitation ne soit commencée.

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